Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advocacia

NOTÍCIAS

18 de junho de 2021

Democracia e liberdade de expressão: aspectos constitucionais e penais

  Hoje, às 18h30, o Prof Dr Carlos Ayres Britto participará do evento online “Democracia e Liberdade de expressão:...


18 de junho de 2021

Democracia e liberdade de expressão: aspectos constitucionais e penais

 

Hoje, às 18h30, o Prof. Dr. Carlos Ayres Britto participará do evento online “Democracia e Liberdade de expressão: aspectos constitucionais e penais”.

No webinar, promovido pela AASP em parceria com o IVNL, o tema da mesa será “Fake News e Inteligência Artificial: aspectos penais”.

Além do jurista, participarão da mesa a Des. Mônica Sifuentes, Prof. Dr. Pierpaolo Bottini, Profª Drª Heloisa Estellita e Dr. Pedro Gordilho, que presidirá o debate.

 

Confira a programação completa:

16h45 – Abertura.
Viviane Girardi (presidente da AASP)
Sepúlveda Pertence (presidente do IVNL)

17h – 1ª mesa: Liberdade de expressão e censura.
Min. Luís Roberto Barroso
Min. Eros Roberto Grau
Flávia Piovesan
Melina Fachin
Presidente de mesa: Viviane Girardi

18h30 – 2ª mesa: Fake news e inteligência artificial: aspectos penais.
Min. Carlos Ayres Britto
Mônica Sifuentes
Pierpaolo Cruz Bottini
Heloisa Estellita
Presidente de mesa: Pedro Gordilho

 

As inscrições são gratuitas e, para participar, assim como consultar os demais painéis, basta acessar o link: Inscrição no Webinar – Zoom

12 de maio de 2021

STF derruba prazos extras de patentes de medicamentos e equipamentos de saúde

O Pleno Supremo Tribunal Federal julgou, hoje (12/5), a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 (relatoria do ministro Dias Toffoli),...


12 de maio de 2021

STF derruba prazos extras de patentes de medicamentos e equipamentos de saúde

O Pleno Supremo Tribunal Federal julgou, hoje (12/5), a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 (relatoria do ministro Dias Toffoli), ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, em que se discute dispositivo da Lei 9.279/1996 que prorroga o prazo de vigência de patentes no Brasil.

Dando continuidade, ao seu voto, o ministro Dias Toffoli ressaltou que, de 30.648 patentes com prazo extra vigentes, 3.435 (11,21%) são relativas à área farmacêutica e que o voto não significa a quebra de patentes, já que somente o prazo de extensão seria atingido.

De acordo com o STF, as extensões de prazo concedidas na lei serão mantidas. Mas não se aplica aos prazos extras concedidos em patentes de medicamentos e equipamentos de saúde. Entendeu que é inconstitucional a regra prevista na Lei de Propriedade Industrial que permite estender os prazos de patentes em caso de demora na análise dos pedidos pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

Foram apresentadas cinco propostas de modulação pelo ministro Dias Toffoli, abrangendo todos os casos em discussão. No caso de patentes já deferidas, não haverá modulação. Elas passam a ostentar período de vigência de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contados da data de depósito da patente.

O ministro sugeriu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão só passe a valer a partir da publicação da ata do julgamento. Assim, ficará mantida a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes.

Conforme a proposta do relator, ficam ressalvadas as ações judiciais até a data da publicação da ata do julgamento e as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos ou materiais de uso em saúde. Nesses casos, a decisão teria efeitos retroativos, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art 40 da norma.

O tribunal decidiu a partir de quando o entendimento firmado na semana passada deve ser aplicado. Em tais casos, a decisão da Corte vai atingir as patentes já prolongadas, que estão em vigor há mais de 20 anos – e devem cair agora. Nos demais setores, as patentes esticadas não serão atingidas, ou seja, continuam preservadas.

De acordo com o ministro Dias Toffoli, o número total de patentes da área farmacêutica que tiveram o prazo de vigência ampliado chega a 3.435 no final deste ano. “Deixo de modular os efeitos da decisão tendo em vista a situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da covid-19, a qual elevou dramaticamente a demanda por medicamentos e por equipamentos de saúde de forma global, com a elevação dos ônus financeiros para a administração pública e para o cidadão na aquisição desses itens”, observou Toffoli.

Acrescentou que “Percebam que se essa Corte vir a modular os efeitos da decisão em relação às patentes de medicamentos e produtos de saúde, estaremos postergando por vários anos os efeitos práticos dessa decisão no setor de saúde e, consequentemente, garantindo a continuidade das enormes distorções geradas pela norma nessa seara, e tudo isso em plena crise sanitária de saúde. Nesse quadro, entendo que, na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada”

Os ministros: Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Carmem Lúcia, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski acompanharam o voto do relator. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Edson Fachin.

6 de maio de 2021

STF invalida norma que prorroga vigência de patentes

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, retomou o julgamento da Ação direta de inconstitucionalidade nº 5529 (relatoria do ministro Dias Toffoli),...


6 de maio de 2021

STF invalida norma que prorroga vigência de patentes

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, retomou o julgamento da Ação direta de inconstitucionalidade nº 5529 (relatoria do ministro Dias Toffoli), ajuizada pela Procuradoria-geral da República, em que se discute dispositivo da Lei 9.279/1996 que prorroga prazo de vigência de patentes no Brasil.

Na Sessão anterior, o relator, ministro Dias Toffoli, votou pela procedência da ação de modo que: (i) se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, reconhecendo-se o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil; (ii) determinou diversas providências; e (iii) modulou os efeitos da decisão. Foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes – que fez ressalvas quanto ao estado de coisa inconstitucional.

Primeiro votante do dia, o ministro Edson Fachin seguiu integralmente o relator. Ressaltou que a propriedade de bem material deve ser limitada, conforme a Constituição Federal de 1988.

A divergência veio com o ministro Roberto Barroso. Anotou a relevância dos seguintes fatos: (i) a lei vigora a 25 anos; (ii) o dispositivo impugnado só incide e produz efeitos se o INPI atrasar mais de 10 anos no exame de depósito de patente; e (iii) a linha de fronteira móvel entre opções legislativas legítimas e interpretação constitucional a autorizar a intervenção do STF. Ao final, julgou improcedente o pedido.

Brevemente, as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia seguiram o relator, mas não reconheceram o estado de coisa inconstitucional.

Concisamente, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator. Afirmou que o estabelecimento de um monopólio, cuja duração é praticamente indefinida, contraria diversos mandamentos constitucionais, como proteção ao consumidor e insegurança jurídica.

Já o ministro Gilmar Mendes enfatizou que o dispositivo impugnado demonstra uma falha legislativa, pois produz flagrante inconstitucionalidade em contrariedade aos postulados da segurança jurídica, proporcionalidade e da isonomia. Acompanhou o voto do relator.

O ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade do dispositivo, entretanto não subscreveu as providências e a modulação de efeitos no voto do relator.

O ministro Luiz Fux acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro Roberto Barroso para validar a prorrogação. Para o ministro, o cidadão está sendo prejudicado pela demora do INPI na análise do processo patentário e que o período de depósito é uma mera expectativa de direito.

A Corte, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, nos termos do voto do relator, invalidando a norma que trata da prorrogação da vigência de patentes.

Quanto a modulação dos efeitos da decisão, os ministros irão debater na próxima Sessão (12.05).

Twitter

ARTIGOS

4 de maio de 2021

Lei n. 14.133/21 e expectativas emergentes no plano das licitações e contratações públicas

Por: Laura Cardoso Kalil Vilela Leite, Natália Rocha Damasceno e Rodrigo Barbosa Araújo Em vigor desde 1º de abril de 2021, a Lei n 14133/21 é o...


4 de maio de 2021

Lei n. 14.133/21 e expectativas emergentes no plano das licitações e contratações públicas

Por: Laura Cardoso Kalil Vilela Leite, Natália Rocha Damasceno e Rodrigo Barbosa Araújo*

Em vigor desde 1º de abril de 2021, a Lei n. 14.133/21 é o novo marco legal dos procedimentos licitatórios e das contratações públicas, carregando consigo grandes e legítimas expectativas de efetivas mudanças em tais procedimentos no Brasil. Em dois anos, o novo diploma substituirá a Lei Geral das Licitações (Lei n. 8.666/93), assim como a Lei do Pregão, Lei n. 10.520/02 e o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, Lei n. 12.462/11, sendo possível que até o final do biênio a Administração Pública opte por qual normativo licitará, indicando-o expressamente no instrumento convocatório, vedada a aplicação combinada, art. 191.

A redação da “nova Lei de Licitações”, como já é popularmente conhecida a Lei n. 14.133/21, revela opção legislativa de integrar os institutos já existentes em legislação esparsa e positivar práticas já conhecidas, acrescentando-lhes inovações potencialmente revolucionárias, perseguindo a ambiciosa e necessária missão de conferir maior qualidade e eficiência nas contratações públicas no país, ao mesmo passo em que se tenta combater a corrupção crônica em tais procedimentos.

Dentre os diversos destaques do novo marco legal, comenta-se inicialmente sobre significativas alterações nas modalidades de licitações, ao exemplo da extinção da carta convite e da tomada de preços, afastando o critério de valor na determinação das modalidades. Especula-se que a extinção da carta convite funcionará como um desestímulo às fraudes frequentemente associadas à modalidade, enquanto a extinção da tomada de preços seria decorrência lógica da supressão exercida pela modalidade de concorrência, agora dotada de maior celeridade pela inversão de fases (como regra, o julgamento de propostas antecederá à fase de habilitação), importada do pregão, (art. 4º, Lei n. 10.520/02) e do RDC, (art. 12, Lei n. 12.462/11).

Outra relevante mudança é o advento do diálogo competitivo, art. 28, inc. IV e art. 32, nova modalidade de licitação dividida em duas fases: a primeira consiste no diálogo entre a Administração Pública e licitantes previamente selecionados por critérios objetivos, visando o desenvolvimento de alternativas capazes de solucionar impasses e conferir eficiência na execução de contratações públicas complexas; com a apresentação das propostas finais, inicia-se a segunda fase, esta competitiva. O diálogo competitivo advém de literal tradução da língua inglesa (competitive dialogue) de procedimento previsto desde 2004 nas Diretivas de Contratações Públicas da União Europeia e prestigia a consensualidade no âmbito administrativo, aproximando pelo diálogo a Administração Pública da expertise dos particulares para temas complexos, normalmente relacionados a inovações tecnológicas. A nova modalidade é recebida com euforia, mas já se delineiam alguns pontos de atenção, como o estabelecimento de critérios objetivos para pré-seleção dos licitantes[1], art. 32, §1º, incs. I e II, a confidencialidade dos documentos sensíveis dos particulares, o risco de cherry picking, entre outros receios que apenas o tempo responderá.

Mais um aspecto relevante é o forte estímulo provocado pela nova lei para a concretização de princípios constitucionais Sendo mantido o destaque para a necessária observância de princípios e regras jurídicas constitucionais, como igualdade, transparência, publicidade, moralidade, desenvolvimento sustentável e tantos outros, a Lei n. 14.133/021 vai além ao estabelecer ações afirmativas e verdadeiros métodos para efetivação desses princípios que transpassam o microssistema licitatório. Pensando nisso, podem ser destacadas algumas inovações legislativas diretamente relacionadas com as garantias constitucionais, a iniciar pelo art. 25, §9º, em que o legislador oferece a possibilidade ao edital de exigir que o percentual mínimo da mão de obra seja constituído de “mulheres vítimas de violência doméstica”, inciso I, e “oriundos do sistema prisional”, inciso II. Em sentido semelhante, o art. 60, inciso III, estabelece que o 3º critério de desempate é o “desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho”, ao passo que o 4º critério é o “desenvolvimento pelo licitante do programa de integridade”, que significa, em resumo, a adoção de mecanismos para denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta.

Assim, percebe-se que ao estabelecer tais ações afirmativas, a Lei n. 14.133/21 privilegia a valoração do trabalho humano e a existência digna dos cidadãos, nos termos do art. 170, VII e VIII, CF, mormente ao considerar que tais grupos, mulheres em situação de violência e ex-detentos, em regra, se encontram em posição de extrema vulnerabilidade econômica e social.

 Dessa forma, a legislação federal também encontra guarida no art. 5º da CF, que estabeleceu, no primeiro dos setenta e oito incisos, a equidade entre homens e mulheres; no art. 1º, III e IV, que traz a dignidade humana e os valores sociais do trabalho; bem como a concretização dos objetivos do país determinados pelo art. 3º, CF, que, dentre outros, traz a promoção do bem sem discriminação e redução das desigualdades sociais. Deve ser ressaltado, entretanto, que há um valor a ser investido para a promoção dessas ações afirmativas e, caso não sejam bem aplicados e fiscalizados, pode se tornar uma medida sem qualquer proveito social e com desperdício de verbas públicas.

Sobre a perspectiva do cumprimento dos princípios básicos da Administração Pública, precipuamente no que tange a publicidade e eficiência, art. 37, caput, e §1º, CF, a Lei n. 14.133/21 tem como um de seus principais propósitos a desburocratização. A contradição aparente causada por sua extensão e complexidade é logo justificada pelo tamanho descompasso entre as previsões normativas até então vigentes e a realidade informatizada em ascensão experimentada no plano social brasileiro – e global.

Exemplificativo do empenho da nova Lei de Licitações em modernizar e desburocratizar as licitações e contratações públicas é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas (“PNCP”), art. 174. Trata-se de site oficial, que concentrará diversos atos procedimentais, assim como informações cadastrais e gerenciais, conferindo-lhes publicidade e promovendo a transparência e participação da sociedade civil, especialmente pelo sistema de gestão compartilhada de informações referentes à execução dos contratos. Indaga-se, entretanto, se esse padrão exigido pelo art. 94 da nova lei respeita as particularidades de um país com regiões de acesso à internet desigual, o que acaba trazendo como solução as disposições da LINDB, aplicada à nova lei de licitações por intermédio do art. 5º, para que sirvam como alternativa para adequar a realidade de cada região do país.

Além da desburocratização, o combate à corrupção tem sido umas das grandes bandeiras da sociedade brasileira nos últimos anos. Em resposta, a nova lei inseriu um novo capítulo ao Código Penal, que promove um claro enrijecimento das penalidades aplicadas: praticamente todos os tipos penais que já existiam passaram por uma elevação das penas. Além disso, novas condutas foram tipificadas, como é o caso dos crimes de frustação de caráter competitivo de licitação, art. 337-F do CP, patrocínio de contração indevida, art. 337-G, modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo, art. 337-H, perturbação de processo licitatório, art. 337-I, violação de sigilo de licitação art. 337-J, afastamento de licitante art. 337-K, fraude em licitação ou contrato administrativo, art. 337-L, contratação inidônea, art. 337-M, impedimento indevido, art. 337-N, e omissão grave de dado ou de informação por projetista, art. 337-O.

Similarmente, sanções cíveis também foram inseridas no corpo da nova lei. Dentre essas medidas, destaca-se a Desconsideração da Personalidade Jurídica, agora prevista no art. 160 da nova lei de licitações, para os casos em que: “…utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial”. Tudo isso com o objetivo de efetivar os valores de moralidade prescritos no texto constitucional de 1988.

Portanto, considerando que o instrumento para contratação promovida pela Administração Pública deve ter como finalidade efetivar a Constituição da República nos processos licitatórios – pois, caso contrário, contradiria o próprio interesse público – conclui-se que a Lei n. 14.133/21 persegue tal finalidade máxima, justificando o entusiasmo de muitos. É aconselhável, todavia, certa dose de ceticismo e cautela acerca da eficácia das inovações trazidas pela nova lei de licitações no Brasil, visto que os paradigmas que se pretendem alterar representam indubitavelmente um enorme desafio. Por fim, segundo ensinamentos de Carlos Ayres Britto, fica o convite:

“Busquemos, assim, na tela da Constituição as imagens que fazem da licitação um vívido instituto jurídico. É o mesmo que falar: pincemos diretamente do Magno Texto as regras que dão à licitação uma perfeita identidade jurídica, assim como os princípios que com ela mantêm uma relação de maior pertinência lógica” (BRITTO, Carlos Ayres. O Perfil Constitucional da Licitação. Curitiba: Znt Editora, 1997. p. 13)

[1] No direito europeu a Administração Pública exerce sua discricionariedade na pré-seleção dos licitantes do diálogo competitivo.

*Advogados integrantes do escritório Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advocacia.

3 de agosto de 2020

A ADI 5529 e o prazo indeterminado das patentes no Brasil

ADRIELE AYRES BRITTO, FLAVIO JARDIM, FRANCISCO TODESCHINI, JOÃO CARLOS VELLOSO, MARCUS VINÍCIUS VITA Por que é necessária a invalidação de...


3 de agosto de 2020

A ADI 5529 e o prazo indeterminado das patentes no Brasil

ADRIELE AYRES BRITTO, FLAVIO JARDIM, FRANCISCO TODESCHINI, JOÃO CARLOS VELLOSO,
MARCUS VINÍCIUS VITA*

Por que é necessária a invalidação de um privilégio injustificado e que causa prejuízos bilionários à sociedade

A importância para a sociedade brasileira do julgamento da ADI 5529, que deverá ocorrer neste próximo semestre judiciário do Supremo Tribunal Federal, é enorme. Em debate está a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96), que permite a prorrogação do prazo de vigência de patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Trata-se de dispositivo legal que não encontra respaldo na Constituição nem em nenhuma legislação estrangeira equivalente e que, conforme cálculos “conservadores” do Tribunal de Contas da União – TCU, provocou prejuízo de mais de R$ 1 bilhão nos últimos 10 anos apenas no Ministério da Saúdei. A ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República, é relatada pelo Ministro Luiz Fux.

Apresentamos, aqui, uma breve síntese das razões jurídicas que demonstram porque o referido dispositivo legal tem que ser declarado inconstitucional. A Parte I traz uma rápida explicação do instituto das patentes. A Parte II elucida as regras que regulam o prazo de patentes no Brasil. A Parte III afasta as premissas que supostamente conferem base à regra da extensão de prazo. A Parte IV trata dos principais argumentos que demonstram a inconstitucionalidade do preceito atacado. A Parte V aborda as razões pelas quais o pedido de modulação de efeitos deve ser rejeitado e a Parte VI encerra o texto com uma breve conclusão.

(I) Patentes
As patentes são um clássico exemplo de privilégio conferido pela propriedade intelectual modelado num sistema utilitaristaii. Estabelece-se um monopólio para incentivar a atividade inventiva, almejando o desenvolvimento de máquinas, medicamentos, entre outras invenções, de maneira a permitir que o inventor possa recuperar o valor e o esforço investidos na empreitada. Em troca, a coletividade, que arca com o custo social do monopólio, sai ganhando com a divulgação da invenção patenteada e com o avanço científico obtido. Com o final do prazo de proteção, a invenção passa a fazer parte do domínio público, tornando-se de livre exploração por todosiii.

As patentes representam a modalidade de proteção mais forte conferida pela propriedade intelectualiv. Enquanto vigentes no país, elas afastam qualquer utilização da invenção protegida, inclusive a importação de um produto que já esteja no domínio público no exteriorv. Se alguém, coincidentemente, sem nunca ter tido notícia da patente no território nacional, invente o mesmo objeto, ele não poderá explorá-lo, por conta da força do privilégio conferidovi.

(II) O Prazo das Patentes no Brasil
Seguindo o que acordado pelo Brasil em 1994, na Rodada do Uruguai do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio – TRIPS, incorporado ao direito pátrio pelo Decreto Legislativo n.º 30/94 e promulgado por meio do Decreto Executivo n.º 1.355/94, a LPI foi editada em 1996 prevendo 20 anos de prazo de proteção para as patentes de invenção, contados da data do depósito do pedido (art. 40).

No entanto, sem paralelo com o que ocorre em qualquer outro lugar do mundo, extravasando a proteção convencionada no TRIPS, a referida lei também estabeleceu que o prazo de vigência das patentes de invenção não será inferior a 10 anos, contados da data de sua concessão pelo INPI (art. 40, par. único, da LPI). Assim, se a análise de uma patente se alongar por mais de 10 anos após o depósito do pedido, cada dia adicional que for gasto pelo INPI no exame é, ao final, acrescido ao prazo de vigência, que será de 10 anos após a data de deferimento, o que permite a titularidade da propriedade por mais de 20 anos, diversamente do limite previsto no caput do art. 40.

A justificativa para a existência da extensão do prazo é a de que é supostamente necessário compensar o titular da patente pelo longo prazo que ele ficou impossibilitado de explorar a invenção, em virtude da demora do INPI. Parte-se, então, da premissa equivocada de que enquanto o pedido estiver sob análise, haveria a impossibilidade de fruição da invenção, sendo, portanto, necessária e justa a compensação.

Segundo dados do Ministério da Economia, 62% das patentes concedidas em 2018 tiveram o seu prazo estendido com base nesse dispositivovii.

(III) A falsa premissa da impossibilidade de fruição da invenção enquanto pendente a análise do pedido de patente
Se fosse verdadeira a premissa de que enquanto o pedido estiver sob análise do INPI, há impossibilidade de fruição da invenção, seria no mínimo curioso imaginar por qual razão os 164 países signatários do Acordo TRIPS convencionariam que “o prazo da proteção patentária não poderá se encerrar antes do transcurso de um período de vinte anos contado da data do protocolo do pedido” (art. 33). Vale reiterar o marco temporal determinado pelos 164 países signatários: a data do protocolo do pedido. Haveria que um evidente contrassenso em estabelecer uma proteção de 20 anos que jamais seria usufruída, já que, em qualquer caso, gasta-se um mínimo de tempo no exame do pedido de patente. Seria mais lógico, nesse caso, simplesmente, contar o prazo da data do deferimento do pedido de patente.

Em verdade, é necessário compreender que ainda que tecnicamente a proteção patentária apenas nasça com o deferimento do registro, as legislações dos países mais desenvolvidos estabelecem mecanismos de proteção da invenção mesmo sob exame da entidade estatal, os quais, em razão do risco econômico que impõem, têm o efeito prático de dissuadir qualquer utilização não autorizada no período de análise, conferindo, assim, um monopólio de fato sobre a invenção, mesmo que ele de direito ainda não exista.

Nos Estados Unidos, esse mecanismo era doutrinariamente denominado ‘pre-issuance royalty’, mas, em 1999, acabou sendo positivado na legislação como um direito intitulado provisional patent rightviii. Na Convenção Europeia de Patentes, o mecanismo está representado em um dispositivo específico que determina que os Estados-membros devem incorporar nas legislações nacionais ‘rights conferred by a European patent application after publication’.ix

Como destaca Robert W. Pritchard, “um dispositivo legal que assegure o pagamento de royalties é essencial pois sem tal previsão uma terceira parte poderia ler a publicação do pedido de patente e passar a explorar a invenção antes da patente ser concedida.”x.

É exatamente isso que ocorre no Brasil em razão do art. 44 da LPI. Ele assegura ao titular da patente o direito de ser indenizado por qualquer utilização não autorizada do seu invento também entre a data da publicação do pedido e a data de concessão do direito patentário. Ou seja, se o pedido de patente for deferido, o seu detentor poderá obter indenização por perdas e danos não apenas por utilizações não autorizadas ocorridas depois de ele ter se tornado formalmente o titular do direito, mas também por quaisquer usos retroativos que tenham se dado entre a data de publicação do pedido e a data da concessão, quando ele ainda não detinha a patente e, em tese, qualquer direito.

Daí o Ministro Luís Felipe Salomão, do STJ, afirmar que “a almejada proteção [se] inicia[…] no momento do depósito, podendo o inventor tomar as medidas judiciais necessárias para afastar qualquer violação a seu direito após a concessão da patente.”xi É essa a razão pela qual Robert W. Pritchard destaca que “um dispositivo prevendo o pagamento de royalties permite que o inventor exitoso receba todos os benefícios da inovação” xii.

É fundamental, também, ter em mente a amplitude das modalidades de perdas e danos previstas na legislação para o uso não autorizado. O artigo 210 da LPI não somente assegura ao titular recuperar (a) o que teria ganho se o uso não autorizado não tivesse ocorrido ou (b) o valor da licença compulsória que poderia ter sido cobrada, mas faculta que o titular (c) opte por receber todos os benefícios auferidos pelo autor pelo uso não autorizado, numa modalidade de indenização denominada lucro de intervençãoxiii. Há, assim, a possibilidade de não apenas recuperar o que o titular deixou de ganhar, mas de reaver tudo o que o seu concorrente lucrou. É, deste modo, evidente a intenção legal de retirar qualquer incentivo ao uso não autorizado mesmo no período de exame do pedido da patente.

Portanto, é absolutamente falsa, assim, a premissa de que enquanto o INPI examina o pedido de patente, o titular não pode explorar a invenção e de que, por isso, ele precisa ser compensado com mais prazo após a concessão do privilégio.

Na prática, é incontestável que, enquanto o pedido de patente está sob exame, o titular explora a sua invenção no mercado com exclusividade, usufruindo desde já de um monopólio de fato, inclusive, em muitos casos, licenciando o uso de patentes pendentes de análisexiv, sobretudo se correspondente a patentes já deferidas no exterior. É comum, por sinal, ver o aviso ‘PATENT PENDING’ em alguns produtos importados justamente para dar o aviso de que há um pedido em exame e que eventual deferimento poderá ensejar ações de perdas e danos por usos desautorizados. Após a concessão, o direito já usufruído apenas se consolida e legitima que o titular busque reparação por qualquer utilização pretérita relativa ao período em que, em tese, não detinha o direito.

(IV) A inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI
Tendo sido demonstrado que a previsão legal de extensão do prazo de patentes é absolutamente destituída de causa, uma vez que, conforme as palavras acima transcritas do Ministro Luís Felipe Salomão, “a almejada proteção [se] inicia[…] no momento do depósito”, fica claro que a edição do parágrafo único do art. 40 da LPI representa um inequívoco desvio de poder legislativo, expressão referida pelo Ministro Celso de Mello em julgado do STFxv.

Esse abuso do poder de legislar fere a essência do princípio do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, da CF/88), na medida em que, criando um custo social destituído de lógica jurídica, priva a todos de usufruir de um bem que deveria estar em domínio público, interferindo na propriedade coletiva. E esse custo social é imposto em consequência de ofensa direta, a um só tempo, aos princípios da razoável duração do processo no âmbito administrativo e eficiência administrativa (arts. 5º, LXXVIII e 37, caput, da CF/88), que, interpretados em conjunto, deveriam garantir os meios para a celeridade da tramitação do pedido perante o INPI, e não para assegurar um privilégio a um particular justamente em razão da sua morosidade.

Há violação também à previsão constitucional de provisoriedade da proteção patentária (art. 5º, XXIX, da CF/88), que institui a necessidade de um prazo previamente estabelecido para duração do privilégio de exclusividade, sob pena de se privar a coletividade de maneira indefinida do conhecimento científico. A lógica da violação é simples: segundo o parágrafo único do art. 40 da LPI, a duração de uma patente no Brasil será tão extensa quanto a demora do INPI em concedê-la – já que sempre há risco de ser concedido prazo mínimo quando da concessão da patente.

Mas não são apenas essas as violações constitucionais que merecem ser reconhecidas. Com efeito, a previsão da extensão do prazo das patentes também ofende a livre iniciativa (art. 1º, IV e 170, da CF/88), tendo em conta que priva as empresas brasileiras do direito de concorrerem em igualdade de condições com as estrangeiras, no mercado das chamadas improvement patents. É que grande parte das invenções patenteadas são melhoramentos ou novos usos de produtos patenteados que caem em domínio público, muitas vezes alcançados por competidores do titular da invenção original. Como as patentes brasileiras, por força da regra de extensão do prazo, tendem a entrar em domínio público em momento muito posterior do que os mesmos inventos no exterior, já que não há regra similar em qualquer outro país signatário do acordo TRIPS, as empresas brasileiras ficam praticamente fora da competição internacional por esses aprimoramentos de conhecimento, o que torna mais custoso e improvável o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CF/88).

É certo, ademais, que a livre iniciativa é igualmente prejudicada na medida em que os competidores brasileiros não possuem informações seguras de quando o prazo de uma determinada patente se expirará e ainda sofrem os efeitos de táticas protelatórias no processamento dos requerimentos de patentes perante o INPI, feitas pelos próprios requerentes dos pedidos. Essas práticas se apresentam de diversas maneiras, como na redação de pedidos obscuros ou definidos de forma demasiadamente ampla, tudo de forma a retardar a análise e contar com a extensão de prazo.

O exame de razoabilidade/proporcionalidade também corrobora com o reconhecimento da inconstitucionalidade. Como é corrente, normas que restringem direitos fundamentais se submetem à análise de três subprincípios: (a) adequação; (b) necessidade; e (b) proporcionalidade em sentido estritoxvi. Nenhuma norma pode ser considerada adequada se seu objetivo for solucionar um problema irreal. E, ainda que, por algum motivo, se pudesse considerá-la adequada, o parágrafo único não seria capaz de superar a exigência da necessidadexvii. Por esse critério, a lei que restringe direitos fundamentais só é legítima se não houver meio menos restritivo capaz de produzir os resultados pretendidos pela norma. Conforme elucidado anteriormente, a sistemática de proteção retroativa ao detentor da patente, prevista no art. 44 da LPI, é inequivocamente uma solução menos restritiva ao problema do que a extensão de prazo permitida pelo parágrafo único do art. 40, que amplia custo social ocasionado pelo privilégio.

O dispositivo em exame padece igualmente da falta de proporcionalidade em sentido estrito. Por esse critério, busca-se saber se o sacrifício a direito fundamental é satisfatoriamente compensado pela promoção de outros. Não é o caso. Como visto, o parágrafo único do art. 40 provocou prejuízos à coletividade na ordem de bilhões, segundo apontou relatório conduzido no âmbito do TCUxviii. O que se tem, portanto, é um preceito legal que produz custos financeiros astronômicos a pretexto de solucionar um problema que, em verdade, sequer existe.

Diante desse cenário, não é à toa que o jurista português Nuno Pires de Carvalho qualificou regras como a do parágrafo único do art. 40 da LPI como uma verdadeira armadilhaxix e o TCU recomendou ao Congresso Nacional sua revogação imediataxx.

(V) Inconstitucionalidade que deve ser irrestrita
É necessário também rejeitar qualquer pedido de modulação de efeitos da eventual declaração de inconstitucionalidade para proteger patentes já concedidas que gozam do prazo adicional conferido pela norma inconstitucional.

Pelo texto do TRIPS, de 1994, que nenhum inventor dos países signatários deve ter a expectativa legítima de usufruir da proteção patentária por mais de 20 anos. Não há dúvidas de que a eventual modulação, que terá o efeito de preservar extensões de vigências de patentes já deferidas, cristalizará o custo social à economia popular e à inovação no Brasil por vários anos, num período estratégico de retomada do crescimento nacional e de necessidade de resgate dos níveis de industrialização no país. Os danos serão sentidos por décadas.

Além disso, julgados históricos da Suprema Corte dos Estados Unidos assentam que “qualquer tentativa de reserva ou continuação de um titular da patente, depois que a patente expirar, independentemente da ferramenta legal empregada, é contrária à política e ao propósito do direito de patentes.”xxi

Essa orientação foi ratificada pela Corte em 2015, no julgamento Kimble v. Marvel Entertainment, LLCxxii, cuja opinion foi redigida pela Justice Elena Kagan, em que o Tribunal reafirmou o entendimento que são inválidos contratos privados que autorizam a cobrança de royalties após o prazo de expiração de patentes. Na própria ementa do julgado, a magistrada expressamente assentou que “uma patente tipicamente expira 20 anos da data do pedido. […] Nesse momento, o irrestrito direito de fazer ou usar a invenção passa para o público.” E advertiu que a Suprema Corte “tem cuidadosamente protegido a significância dessa data de expiração e tem declinado executar leis e contratos que restrinjam o acesso público de invenções com patentes vencidas ou não-patenteáveis.” Ela explicou, ainda, que “permitir ainda que apenas uma única companhia de restringir o seu uso de uma patente expirada ou inválida […] despojaria […] o público consumidor da vantagem que deve ser derivada da livre exploração da descoberta [e] permitir esse resultado, ainda que com base em previsão contratual, indevidamente retiraria a eficácia da lei de patentes”xxiii.

Esses precedentes da Suprema Corte dos EUA sintetizam o princípio sobre o qual está assentado o propósito de concessão de patentes em nível global e não há porque se acreditar que se o Brasil também optar por segui-lo, incorrerá em insegurança jurídica. Como 80% dos pedidos de patentes formulados no INPI são de estrangeiros – dos quais 30% americanos – não há porque dispensar a eles tratamento diverso do que teriam em seus países, já que os EUA, a Comunidade Europeia e o Japão, de onde emanam a quase totalidade dos pedidos, também são signatários do TRIPS.

(VI) Conclusão
É evidente a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, um dispositivo exclusivo da legislação brasileira, sem correspondente na legislação de nenhum outro país, absolutamente destituído de causa e oriundo de um desvio de poder legislativo, que gera um custo social injustificado bilionário ao Poder Público, à população em geral e à inovação do país.

É premente a necessidade de STF declarar a nulidade do dispositivo, com efeitos ex tunc. Como afirmou a Justice Elena Kagan,“patentes dotam os seus titulares com certos superpoderes, mas apenas por um período limitado”xxiv.

———————————————-

i TCU, ACÓRDÃO 1199/2020 – PLENÁRIO, Rel. Min. Vital do Rego, j. 13.5.2020.
ii Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, Intellectual Property in the New Technological Age. 2nd ed. New York: Aspen Law & Business. (2000)
iii Idem.
iv Stanford Encyclopedia of Philosophy, disponível em: https://plato.stanford.edu/entries/intellectual-property/. Acessado em 18.7.2020.
v Idem.
vi Se isso ocorresse, por exemplo, com uma criação protegida pelo direito autoral a vedação não existiria.
vii Cf. Note C. 8893, p. 2. – Ministério da Economia. Disponível em https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_31/comments_received/brazil_1.pdf. Acessado em 18.7.2020.
viii 35 U.S.C. § 154(d).

“(d) Provisional Rights.

(1)In general.—In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty or an international design application filed under the treaty defined in section 381(a)(1) designating the United States under Article 5 of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued—

(A)

(i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or

(ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and

(B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.”
ix “Article 67

Rights conferred by a European patent application after publication

(1) A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant the protection provided for by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications.

In any event, each State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in that State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.”
x Robert W. Pritchard, The Future is Now – The Case for Patent Harmonization, 20 N.C.J. Int’l L & Com. Reg. 291 (1994). Tradução livre.
xi STJ, MC n. 15.222, DJ 20.2.2009. Grifou-se.
xii Robert W. Pritchard, The Future is Now – The Case for Patent Harmonization, 20 N.C.J. Int’l L & Com. Reg. 291 (1994). Tradução livre. Grifou-se.
xiii Sobre o lucro de intervenção, cf. STJ, REsp 1.698.701/RJ, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, j. 2.10.2018, DJe 8.10.2018.
xiv A notícia abaixo demonstra, por exemplo, que a Amgen. Immunex Corporation obteve a licença do pedido de patente do remédio Enbrel® (etanercept) junto à Hoffman-La Roche Inc. (“Roche”). O contrato foi celebrado em 1999 e a patente apenas foi obtida nos EUA em 2011. Disponível em

http://investors.amgen.com/news-releases/news-release-details/enbrelr-etanercept-patent-issued/. Acessado em 19.7.2020.
xv STF, ADI nº1.158 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.1994, DJ 26.5.1995.
xvi V., sobre o tema, Gilmar Ferreira Mendes & Paulo Gonet Branco, Curso de Direito Constitucional, 14ª Ed., 2019, p. 135 e ss. Daniel Sarmento & Cláudio Souza Neto, Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho, 2ª Ed., 2016, p. 467 e ss.
xvii Segundo a jurisprudência constitucional estadunidense, a norma que restringe direito fundamental deve ser necessária (assim entendido o meio menos restritivo) para atingir um propósito estatal essencial (necessary to achieve a compelling state purpose). V., sobre o tema, Erwin Chemerinsky, Constitutional Law: principles and policies, 5ª Ed., 2018, p. 123.
xviii TCU, ACÓRDÃO 1199/2020 – PLENÁRIO, Rel. Min. Vital do Rego, j. 13.5.2020.
xix PIRES DE CARVALHO, Nuno. The Trips Regime of Patent Rights, 3rd. Ed. Kluwer Law International. 2010. Item 33.10. Citado por Denis Borges Barbosa em A Inexplicável Política Pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Revista da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, vol. 19. p. 183.
xx Eis o trecho do acórdão do TCU que recomendou a revogação: “Além disso, ante o impacto financeiro no imenso volume de aquisições de medicamentos pela Administração Pública, propõe-se recomendar à Casa Civil da Presidência da República que avalie a conveniência e oportunidade de discutir a revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI, tendo em vista que o requerente de patente, quando há atraso excessivo no exame, já é protegido pelo disposto no art. 44 da LPI, que oferece retroatividade às pretensões do depositante da patente, conforme supramencionado nos parágrafos 219 e 220. Nesse sentido, não se considera razoável conceder a extensão de prazo de validade de patente para pedidos em que a concessão ocorre após decorridos dez anos do depósito, sobretudo tendo-se em vista que o acordo Trips, supramencionado nos parágrafos 21 a 23, não prevê tal exceção ao prazo de proteção de vinte anos, tampouco existe paralelismo dessa regra com leis de propriedade industrial de outros países.” TCU, ACÓRDÃO 1199/2020 – PLENÁRIO, Rel. Min. Vital do Rego, j. 13.5.2020.
xxi  Scott Paper Co. v. Marcalus Co., 326 U.S. 249, 256 (1946).
xxii 576 U.S. ___ (2015). Tradução livre de “(a) A patent typically expires 20 years from its application date. 35 U. S. C. §154(a)(2). At that point, the unrestricted right to make or use the article passes to the public. See Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co., 376 U. S. 225, 230. This Court has carefully guarded the significance of that expiration date, declining to enforce laws and contracts that restrict free public access to formerly patented, as well as unpatentable, inventions. See, e.g., id., at 230–233; Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co., 326 U. S. 249, 255–256”.
xxiii Idem. Tradução livre de “Allowing even a single company to restrict its use of an expired or invalid patent, we explained, “would deprive … the consuming public of the advantage to be derived” from free exploitation of the discovery. And to permit such a result, whether or not authorized “by express contract,” would impermissibly undermine the patent laws.”
xxiv Id.

*ADRIELE AYRES BRITTO – Sócia no Escritório Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advocacia e Advogada em Brasília.
FLAVIO JARDIM – Advogado em Brasília.
FRANCISCO TODESCHINI – Advogado em Brasília.
JOÃO CARLOS VELLOSO – Advogado em Brasília.
MARCUS VINÍCIUS VITA – Advogado em Brasília.

Fonte: JOTA

22 de junho de 2020

A taxatividade da lista do ISS como conquista constitucional

Saul Tourinho Leal O passado ajuda a sentir o valor de conquistas históricas granjeadas por gerações de coragem que entregaram suas vidas à...


22 de junho de 2020

A taxatividade da lista do ISS como conquista constitucional

Saul Tourinho Leal*

O passado ajuda a sentir o valor de conquistas históricas granjeadas por gerações de coragem que entregaram suas vidas à vindicação por direitos e à luta por justiça.

Em 1215, o rei João Sem Terra fez constar na Magna Carta que todos os tributos necessitariam de uma espécie de prévia previsão legal. Os contribuintes deixariam de ser inteiramente guiados pelos caprichos do monarca e ganhariam alguma segurança jurídica.

O mundo jamais foi o mesmo desde então. A conquista foi aperfeiçoada nos Estados Unidos, com a Constituição de 1787, e na França, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Constituição de 1791.

No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 previu, no art. 36, I, ser “privativa da Câmara dos Deputados a iniciativa sobre Impostos”. Nenhuma das nossas Constituições – e não são poucas – deixou de contemplar a legalidade tributária estrita.

A Constituição de 1988 veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, I), sendo preciso observar a tipicidade pela qual o intérprete não pode criar hipóteses de tributação não previstas nem ampliar as já existentes. É o que diz o art. 108, §1º do Código Tributário Nacional: “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributos não previsto em lei”.

Apesar dessa robusta proteção, sexta-feira passada, 19/6, foi apresentada no Supremo Tribunal Federal a posição da ministra Rosa Weber, relatora do Tema nº 296 da repercussão geral, que discute o caráter taxativo da lista de serviços de que trata o art. 156, III, da Constituição, que outorga competência aos Municípios para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), definidos em lei complementar.

A parte final da tese proposta flexibiliza os princípios da legalidade e tipicidade tributárias. Eis a tese: “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, ‘admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva’”.

Se for possível interpretação extensiva em matéria tributária para colmatar a vagueza de expressões como “congêneres”, “outros” e “assemelhados”, empoderando as Administrações Tributárias com asas à interpretação, qual eficácia restará à legalidade e tipicidade tributárias? Se pode o Fisco interpretativamente fazer nascer atividades tributáveis excluídas pelo legislador, mesmo que a partir de algum tronco comum, por qual razão irá a sociedade civil se empenhar em, no Poder Legislativo, atualizar da melhor forma a lista de serviços sujeitos ao ISS?

O Município de São Paulo, por exemplo, exigia ISS pelos serviços de “flat” numa interpretação extensiva do item de serviço que trata de “hospedagem em hotéis, motéis, pensões e ‘congêneres’” (item 99). Como havia o “e congêneres”, mesmo que os “flats” não constassem na lei, o Fisco cobrava o imposto ao fundamento de era um serviço congênere de hotel, quando na verdade são coisas bem distintas.

Percebendo a inconstitucionalidade da postura, em 2003 a lei complementar nº 116 incluiu expressamente os flats como serviços, abrindo espaço para a edição da Lei municipal nº 13.701. Tributar as pessoas reclama assentimento coletivo derivado da lei.

No STF, havia uma posição do ministro Carlos Velloso (RE nº 361.829, 2ª Turma), no sentido de que apesar de ser taxativa a lista de serviços do aludido tributo seria possível uma interpretação de seus tópicos. Mas ela foi superada no RE nº 446.003, no qual a 2ª Turma, por unanimidade, fixou que a lista de serviços do ISS é, sem restrições, taxativa, não comportando interpretações alheias à estrita literalidade da lei.

Recentemente, o pleno da Suprema Corte, pela relatoria do ministro Gilmar Mendes, rememorou que “aquilo que não consta da lista foi excluído pelo legislador complementar do conceito de serviço para fins de incidência de ISS, ainda que pudesse, de fato, ser tomado como serviço noutro contexto”.

As palavras finais do ministro são definitivas: “a mera inclusão na lista não transforma em ‘serviço’ a atividade que, pela sua natureza, tenha outra qualificação jurídica, mas a falta, a não previsão, na linha da jurisprudência deste Tribunal, afasta a incidência do imposto” (RE nº 603.136, Tema 300).

O julgamento do Tema nº 296 segue até sexta, 26/6. Votarão ainda os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Dias Toffoli.

Num momento de busca desenfreada por recursos, a tese proposta pela relatora resultará no uso abusivo, pelo Legislativo, de expressões vagas a autorizar o Fisco a exigir o ISS de atividades não constantes da lista anexa à lei complementar.

Por isso, é preciso reconhecer o caráter taxativo da lista, impedindo-se que seja conferida interpretação analógica ou extensiva dos itens e categorias nela previstos. Estamos falando de uma das mais relevantes conquistas do constitucionalismo moderno. Flexibilizá-la corresponderia a esvaziar um direito do qual sequer o Império nos privou.

*Saul Tourinho Leal, é doutor em Direito Constitucional e Advogado

VÍDEOS

Cadastro para informativos

Captcha obrigatório
Seu e-mail foi cadastrado com sucesso!